13. De l'importance de bien gérer ses noms de domaine

Une marque nationale comportant un terme générique n’est pas d’une grande utilité si le nom de domaine éponyme n’a pas été enregistré par son titulaire, mais par un tiers et que celui-ci est de bonne foi lors de l’enregistrement. Concrètement, lors du dépôt d’une marque, il convient d’enregistrer en parallèle les principaux noms de domaine. A défaut, le nom de domaine pourra être difficile à récupérer dans certaines hypothèses…  

 

Depuis 1997, le terme « circus » est enregistré à titre de marque au Benelux par la société belge Circus Belgium. Sous cette marque, cette société exploite des salles de jeux d'argent ainsi que des plateformes en lignes.

 

De son côté, un courtier en noms de domaine, Online Guru Inc., a enregistré le nom <circus.com> en 2010.

 

Circus Belgium cherche à récupérer <circus.com> en se basant sur sa marque au travers d’une procédure devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.

 

La question principale est de savoir si le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi par le courtier.

 

Les experts vont examiner plusieurs éléments afin d'apprécier si Online Guru Inc a ou non agi de mauvaise foi :

 

1/ Circus Belgium ne parvient pas à prouver  la réputation de sa marque en 2010, particulièrement aux États-Unis, où est basé le courtier.

 

2/ Circus Belgium n’apporte pas la preuve que ses propres noms de domaine ont été enregistrés préalablement à 2010.

 

3/ le mot Circus a une signification en anglais. Le défendeur est situé dans un pays anglophone. Il est probable que Online Guru Inc n'avait pas connaissance de la marque belge.

 

4/ Si le courtier avait conduit des vérifications, il n'est pas prouvé qu'il aurait découvert les droits de marque belge du fait du caractère générique du terme « circus ».

 

5/ Le fait que le défendeur ait souhaité vendre le nom de domaine pour 3 millions de dollars n’est pas significatif. Il n'existe aucune preuve pour affirmer que le nom de domaine litigieux a été enregistré en 2010 afin de le revendre à Circus.

 

6/ Le nom de domaine Circus.com redirigeait vers un blog contenant certains liens relatifs aux jeux de hasard. Mais cela n’a pas paru suffisant aux experts de l’OMPI.  

 

La mauvaise foi du courtier n’est donc pas prouvée. Il peut garder son nom de domaine.

 

Devant la faiblesse de la plainte du demandeur, les experts envisagent la question de l’abus de procédure de la part de Circus. Mais cette position n’est pas partagée par l’ensemble des experts de l’OMPI.

 

Me Pascal Reynaud

reynaud.avocat@gmail.com

 

 

Pour aller plus loin :

Circus Belgium v. Domain Administrator, Online Guru Inc. Case No. D2016-1208
OMPI Panel 2 11 2016.pdf
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